知財判例データベース 自己公開を理由とした公知例外規定の適用について、その要件と効力範囲を判断した大法院判決

自己公開を理由とした公知例外主張が有効であるかに関連し、(1)最初に販売した製品モデルのみ公知例外主張をし後続モデルについては公知例外主張をしていないとしても、後続モデルの販売行為にも公知例外が適用されると判断し、また、(2)公知例外主張の対象考案と登録考案が互いに同一でないとしても公知例外が適用されると判断した。

原告は「体外診断検体フィルタ用ケース」に関する考案(以下「本件考案」)の実用新案権者である。原告は、2018年7月5日に本件考案の出願をするとともに、出願前に行われた2017年11月10日の試薬モデル1の輸出及び2017年11月30日の試薬モデル2の国内販売に基づく公知例外規定の適用を主張した。試薬モデル1と2は感知しようとするウイルスは互いに同一だが、試薬モデル1は試薬モデル2の検体フィルタ用ケースのうち一部である「蓋部」のみ含んでいるという差異がある(以下、試薬モデル1の蓋部は「先行考案1」、試薬モデル2の検体フィルタ用ケースは「先行考案2」)。一方、試薬モデル2の国内販売後(出願前に)試薬モデル3も国内販売をしたが、試薬モデル3の販売に関しては公知例外規定の適用を主張しなかった。試薬モデル2と3は感知しようとするウイルスが互いに異なるだけで、検体フィルタ用ケースは同一である(以下、試薬モデル3の検体フィルタ用ケースは「先行考案3」)。被告は、先行考案2,3それぞれにより本件考案の新規性が否定され、先行考案1と他の公知技術との組合せによって本件考案の進歩性が否定される旨の主張等に基づいて本件考案に対する無効審判を請求した。

特許審判院(2022ダン179 実用新案登録第489418号「体外診断検体フィルタ用ケース」の無効)の判断：登録無効
先行考案2に関連する品目許可の食薬処への申告過程等に照らしてみると、先行考案2は、原告が主張する国内販売開始日で公知例外規定の適用日である2017年11月30日ではなく、それ以前である2017年7月4日に販売されたものと推定される。先行考案2と本件考案が同一であるという点については争いがないので、本件考案は、先行考案2によって新規性が否定される。

原審(特許法院2023.6.16.言渡2022ホ4635判決)の判断：登録有効

先行考案2が本件考案の公知例外規定の適用日前に公知又は公然実施されたか：否定
先行考案2は、本件考案の公知例外規定の適用日である2017年11月30日以前に販売されたと認められる客観的な証拠がない。だとすれば、先行考案2は本件考案の新規性の判断時に公知例外が適用される考案であるため、先行考案2によって本件考案の新規性は否定されない。

先行考案1に公知例外規定の適用の効果が及ぶか：肯定
原告が本件考案出願時に公知例外規定の適用を主張した先行考案1は、本件考案(体外診断検体フィルタ用ケース)の構成のうち一部(蓋部)のみを備えているが、先行考案1の蓋部は、本件考案の蓋部と構成及び効果の面で同一である点が原告が公知例外規定の適用主張時に特許庁に提出した「公知例外規定の適用説明書」から把握されるので、公知例外規定の適用主張の効果を排斥することはできない。

先行考案3に公知例外規定の適用の効果が及ぶか：肯定
原告は、本件考案出願時に先行考案1及び2については公知例外規定の適用主張をし、先行考案3については主張しなかったところ、先行考案3は先行考案2の後続販売モデルとして、検知しようとするウイルスのみ異なるだけで、本件考案の対象である「体外診断検体フィルタ用ケース」においては差異がない。したがって、先行考案3の販売を先行考案2とは異なる別個の販売行為と認め難いので、原告が公知例外規定の適用を主張した先行考案2との同一性が認められる先行考案3にも公知例外規定の適用主張の効果が及ぶ。

登録有効
実用新案法第11条により準用する特許法第30条第1項第1号は、特許を受ける権利を有する者によりその発明が特許出願前に国内若しくは国外で公知となり、又は公然と実施される等、特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するように至った場合(以下、「自己公知」)、その日から12月以内に特許出願をしたときは、その特許出願された発明について特許法第29条第1項又は第2項(新規性又は進歩性の要件)を適用するときは、その発明は、第29条第1項各号の公知となった発明に該当しないものとみなすとして公知例外規定を置いている。
これは特許法が、原則的に出願前に公知・公用となった発明又はその発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が公知・公用となった発明によって容易に発明することができる発明は特許を受けることができないとしていること(特許法第29条第1項、第2項)に対する例外を規定したものである。新規性又は進歩性の要件に関する原則を厳格に適用しすぎる場合、特許を受ける権利を有する者にとって過度に苛酷で公平性を失わせることとなったり、産業の発展を図る特許法の趣旨に合わなくなったりするケースが発生することがあるため、例外的に一定の要件と手続を備えた場合には、特許を受ける権利を有する者の発明が特許出願前に公開されていたとしても、その発明は公知等にならなかったものとして取り扱うように公知例外規定を置いたものである。
こうした公知例外規定の文言と趣旨に照らしてみると、特許を受ける権利を有する者が特許法第30条第1項で定めた12月の期間内に複数回の公開行為をし、そのうち最初に公知となった発明についてのみ手続に従って公知例外主張をしたとしても、公知となった残りの発明が最初に公知となった発明と同一性が認められる範囲にあるならば、公知となった残りの発明にまで公知例外の効果が及ぶと認めるべきである。
一方、特許法第30条第1項第1号の公知例外規定は、特許出願された発明に比べて新規性要件である特許法第29条第1項だけでなく、進歩性要件である特許法第29条第2項を適用するときにも自己公知となった発明が公知等にならなかったとみなすと定めている。また、その規定の文言上、公知例外の効果が及ぶ「自己公知となった発明」と出願の対象である「特許出願された発明」とを明らかに区別している。これは特許出願された発明が自己公知となった発明の公知後の追加の研究開発や改良等を通じて自己公知となった発明と構成や効果に差異が生じることがあることを考慮したものである。したがって、公知例外規定が適用されるために、必ずしも自己公知となった発明が特許出願された発明と同一でなければならないとか、又は自己公知となった発明そのものが特許出願されなければならないと解するはできない。
このような法理に照らしてみると、先行考案1と先行考案3に公知例外規定の適用の効果が及ぶと判断した原審に誤りはない。

韓国の特許法(及び実用新案法)では、上述したとおり、特許を受ける権利を有する者の自らの行為により公知(自己公知)に至った発明については、公知例外規定の適用を受けることができるとされている(特許法第30条第1項第1号)。本大法院判例は、かかる自己公知となった発明の公知例外規定の適用に関連して、下記2つの点で意味があるといえる。

（1）特許出願人が特許出願前に当該発明を複数回にわたって公開した場合、全ての公開行為に対して公知例外規定の適用を受けるためには、それぞれの公開行為別に全て公知例外規定の適用の主張及び証明書類提出等の手続をしなければならないか。
これに関する特許庁の審査基準は、それぞれの公開行為に対し手続をしなければならないことを原則とする一方、「特定の1つの公開行為と密接不可分の関係にある複数回にわたる公開」の場合には2回目以後の公開について証明書類の提出を省略することができると規定し、その具体例として、①2日以上を要する試験、②試験と試験当日に配布された説明書、③刊行物の初版と重版、④原稿集とその原稿の学会(口頭)発表、⑤学会発表とその講演集、⑥学会の巡回講演、⑦博覧会出品とその出品物に関するするカタログを提示している(特許・実用新案審査基準3233-3234頁)。
これに関する下級審の判決例では、審査基準のような厳格な立場を取った判決(特許法院2000.6.30.言渡99ホ5418判決)と、審査基準よりも緩和された立場を取った判決(特許法院2015.2.6.言渡2014ホ5053判決)とが混在していた。これに対し今回の大法院判決は、後者の緩和された立場、すなわち、最初の自己公開行為に対して公知例外規定の適用の主張と手続を行ったのであれば、それ以降の自己公開行為に対しても(最初の公開行為と密接不可分の関係ではないとしても)公知例外規定の適用の効果が及び得る立場を取ったものと理解できる。
ただし、このような効果が及ぶには、複数の公開発明が互いに同一でなければならないという点には留意する必要がある。本事案において大法院(特許法院も同様)は、後続販売された先行考案3は先行販売された先行考案2に対して全体的に見たときには互いに異なる試薬モデルであるが、少なくとも本件考案に該当する部分(体外診断検体フィルタ用ケース)については同一であるという点を判断の根拠として摘示している。仮に先行考案3の体外診断検体フィルタ用ケースが先行考案2のそれと同一ではないものであったならば、先行考案3には公知例外規定の適用の効果が及ばずに、本件考案の進歩性を判断するにあたっての公知技術としての役割をしたものと考えられる。

（2）公知例外規定の適用を受けるには自己公開した発明と出願発明が同一でなければならないか。
本判決より前にこの争点について明示的な判示をした判例は容易に見当たらない。特許庁の審査基準を見ても、特許法第30条の公知例外規定の適用に関する説明部分には、この争点に関する明示的な記載はされてないが、特許法第29条第3項(拡大された先願)に関する説明部分で「発明の同一性の問題は、発明の新規性(特法29(1))の問題だけでなく、公知例外主張出願(特法30)、拡大された先願(特法29(3)、(4)) …等の適合性を判断する際にも発生する問題」と記載されており(審査基準第3410頁)、公知例外主張が認められるためには、当該公知発明と出願発明との間に同一性が求められることを当然の前提としているものとみられる。実務的にも公知例外主張を伴う出願は、出願発明と公知発明が同一である場合がほとんどである。
今回の大法院判決は、公知例外規定の適用のために自己公知発明と特許発明は必ずしも同一である必要はないという立場を明らかにしたという点で意味がある。