知財判例データベース 審決確定後に請求された無効審判における証拠が従前審決での証拠と異なっていても、確定審決を覆すほどの有力な証拠でないため一事不再理に違反するとされた事例

従前の無効審判の審決確定後に請求した無効審判事件において、請求人は従前の審決における証拠とはすべて異なる証拠のみをもって進歩性の欠如による無効の主張をした。これに対し特許法院は、その無効の主張は理由がないとし、新たに提出された証拠は確定審決を覆すほどの有力な証拠であるとは認められないため一事不再理に違反するとして、審判請求を却下した審決を支持した。

被告の本件特許発明は「建築物の油圧・空圧式ケーブル張力調節装置」に関するもので、請求の範囲は独立項である請求項1を含めて計5つの請求項からなっている。原告は2019年5月10日、本件特許の請求項全項は比較対象発明によって進歩性が否定されるという理由により無効審判を請求したが、棄却され、その審決がそのまま確定した(以下「従前確定審決」)。その後、原告は2020年8月6日に従前確定審決での比較対象発明とはすべて異なる各先行文献を証拠として提出して無効審判を再度請求した。
これに対し特許審判院は、「本件請求項1, 2, 3, 5の発明は先行発明によって容易に発明できるため進歩性がない。原告が新たに提出した先行発明は、本件請求項4の発明と関連しては従前確定審決を覆すだけの有力な証拠ではないので、本件請求項4の発明に対する審判請求は従前確定審決と同一の事実及び同一の証拠によるものであるから、一事不再理の原則に違反して不適法である。」という理由により本件特許の請求項1, 2, 3, 5は無効とし、請求項4に対する審判請求は却下する審決をした。これに対し原告は、請求項4に対する却下審決に対して審決取消訴訟を提起した。
本件特許の請求項4は、請求項1の従属項であって、その特徴部分は「シリンダ本体(110)後段にネジ結合部(116)が形成されて固定カバー(210)がネジ結合され、固定カバー(210)の内側に固定ナット(220)が装着されて作動部材(140)に形成されたネジ結合部(146)にネジ結合で固定状態が維持されるようにした構成で、作動部材(140)の張力調節状態が維持されるようにする」ことにある。

＜本件特許の図3＞

これに対して原告は、従前確定審決における無効証拠とはまったく異なる先行発明1, 2, 4を提出し、先行発明1又は2に先行発明4を結合して本件請求項4を容易に導き出すことができると主張した。

＜先行発明4＞

次のような理由により、先行発明1又は先行発明2と、先行発明4のロックナット構成の結合が容易であるとは認められない。

(1)本件請求項4の発明は、固定カバー(210)をシリンダ本体(110)に、固定ナット(220)を作動部材(140)にそれぞれネジ結合することによって、作動部材(140)が回転する場合にも固定ナット(220)が回転するだけで固定カバー(210)は回転せず、その結果、作動部材の進退が遮られ移動が制限されるので、張力がそのまま維持される効果を奏する。
先行発明1は、ロッキングナット(38)がテンドンと結合したピストンにネジ結合し、先行発明2はナット(14’)が引張部材にネジ結合して張力を維持する機能をする。しかし、テンドンは又は引張部材が回転すれば、ネジ結合されたロッキングナット(38)又はナット(14’)が共に回転し、テンドンの場合は下方に、引張部材の場合は中間コネクタの外側に移動するため、張力を維持することができない。
先行発明4は、バレル(1)のハブ(8)にある孔にロッドを挿入してバレルを回転させることによって左右のヘッド(10, 11)に連結されたシャンク(2, 3)がバレル中心部に向かって引っ張られるようにする機械式サドル装置である。ロックナット(17)がシャンク及びバレルの端部にネジ結合されて張力を維持する機能をするが、外力によってシャンクが緩む場合(即ちシャンクがバレルの外部に進出するように回転する場合)、ロックナット(17)もともに回転するため、張力を維持することができない。このように先行発明1, 2, 4はテンドン、引張部材、シャンクが回転する場合に張力を維持できないという点で、本件請求項4の発明と各先行発明の技術的課題及び作用効果が同一であるとは認めることができない。

(2)先行発明1, 2には外力などによって作動部材が回転する場合、張力が維持されないという問題点に関する認識、及び先行発明4のロックナット構成を結合しようとする動機が示されていない。

(3)先行発明1に先行発明4のロックナット(17)を結合して本件請求項4の発明に至るためには、先行発明1のリアクションボディ(33)外側にネジ結合部を形成し、リアクションボディ内部でピストン(36)とネジ結合されているロッキングナット(38)をリアクションボディ外部に移動させてテンドンのネジ結合部と結合され得るようにしなければならず、このとき、リアクションボディ上部に形成されている油圧入口(39)がロックナットと干渉しないように移動させなければならない等の相当な構造変更が要求される。また、先行発明2に先行発明4のロックナット(17)を結合して本件第4項の発明に至るためには、ナット(14’)を中間コネクタ(10)の外側に設けて中間コネクタ(10)の両側にネジ結合部を形成した上で、ネジ結合力の維持のために中間コネクタ(10)の傾斜した部分を段形態に変更しなければならず、ナット(14’)とロックナット(17)が一体に回転しないようにナット(14’)とロックナット(17)の結合面をスリーブ形態に変更しなければならない等、相当な構造変更が要求される。従って、その結合が容易であるとは認められない。

以上のとおり、本件請求項4の発明は、先行発明1又は先行発明2と先行発明4の結合によっても進歩性が否定されない。先行発明1, 2, 4は従前確定審決の結論を覆す程の有力な証拠に該当しないので、本件審判請求は従前確定審決と同一の事実及び同一の証拠による審判請求として特許法第163条に規定された一事不再理の原則に違反し不適法である。本件審決は、これと結論を同じくするため適法である。

韓国特許法第163条(一事不再理)は、「この法律による審判の審決が確定したときは、その事件については、何人も、同一の事実及び同一の証拠に基づいて再び審判を請求することができない」と規定している。この規定を設けた理由は、既に確定した審決と矛盾・抵触する審決が発生することを防ぐことによって確定審決の信頼性と権威を維持し、審判請求の濫用を防止しようとするところにある。ここでいう「同一の証拠」について、過去に大法院は、以前に確定した審決の証拠と同一の証拠だけでなく、その審決を覆すほど有力でない証拠が付加されることも含むと判示している(2005年3月11日言渡し2004フ42判決)。
本件において特許審判院及び特許法院は上記の法理に従っており、本件判決では、従前の確定審決の証拠とすべて異なる証拠が提出されたにも関わらず新たに提出された証拠が確定審決の結論を覆すほどの有力な証拠に該当しないという理由により一事不再理の原則に違反すると判断された。これは、韓国の特許訴訟における一事不再理の原則の運用に関して、参考となる1つの事例といえよう。
その一方で「同一の証拠」については、必ずしも新たに提出された証拠が必要とはされない点には留意が必要である。たとえば、「確定した審決の審判手続で提出された証拠であっても、その一つの証拠の中に技術内容を異にする多数の発明が掲載されており、従前の審判手続でそのうちのいずれか一つだけが先行発明として引用され、審決の理由の中でそれだけが取り上げられて判断がなされた場合、その審決が確定した後にその証拠を再び提出し、その証拠内に掲載されている異なる発明を先行発明として引用し、それが単独で、あるいは従前確定審決の理由で取り上げられた発明と結合して確定審決を覆す程の有力な証明力を有する場合には、同一の証拠に該当するとはいえない。これは、このような証拠によって後行審判請求に対して判断した結果、従前確定審決とその結論が異なったとしても、その結論が確定した審決の基本となった理由と実質的に抵触するとはいえないためである(大法院2013年9月13日言渡し2012フ1057判決、特許法院2017ホ3478判決など参照)」とした判決もある。