知財判例データベース 物の発明の積極的権利範囲確認審判において付加的に記載された製造方法は確認対象発明の特定に影響を及ぼさないとした大法院判決

被告(特許権者)は、物の発明の特許に基づいて積極的権利範囲確認審判を請求し、確認対象発明の説明書において図面を参照して物を製造する方法を付加的に説明した。特許法院は、このような製造方法も含めて確認対象発明を特定した後、確認対象発明と原告の実施発明は製造方法上の差異があるため、積極的権利範囲確認審判請求は原告が実施していない発明を対象としたものとして確認の利益がなく、不適法であると判断した。しかし、大法院は、物の発明の特許権者は、被審判請求人が実施した物をその製造方法に関係なく確認対象発明として特定して特許権の権利範囲に属するか確認を求めることができ、確認対象発明の説明書などに製造方法を付加的に記載したからとして、そのような製造方法により製造した物のみが確認対象発明になるとは言えないと判示し、特許法院判決を破棄差戻しとした。

被告は、「3次元立体形状織物およびこの製造方法」を発明の名称とする発明の特許権者であって、原告を相手取って確認対象発明が特許発明の請求項1の権利範囲に属する確認を求める積極的権利範囲確認審判を請求した。被告の確認対象発明の説明書においては、原告が製造した物の一部分を撮影した図1と図4の写真を提示し、その製品が図2と図3の概念図のような方法により製造されたとし、その実施形態を具体化した。

特許発明の請求項1は次のとおりである。

請求項1

多層織物において、上記織物は表面層、裏面層、上記表面層と裏面層を連結する中間層で形成されているところ、上記中間層は第1中間層と第2中間層で形成され、基本的に表面経糸のみからなる表面部と、表面経糸および上記中間層を構成する経糸で織造された表面接結部が順次反復的に形成された表面層と、基本的に裏面経糸だけからなる裏面部と、裏面経糸および上記中間層を構成する経糸で形成された裏面接結部が順次反復的に織造された裏面層と、中間層を構成する経糸だけで織造されて上記表面接結部および裏面接結部が順次反復的に連結された中間層を含み、上記裏面部の表面には上記中間層を構成する経糸が緯糸との交差なく製織されて外部に露出され、製織後に上記露出された経糸を剪毛させることにより形成される3次元立体形状織物。

特許審判院は、確認対象発明が特許発明の請求項1の権利範囲に属するとして被告の請求を認容する審決をした。原告は、これを不服として特許法院に審決取消訴訟を提起し、原告の実施発明(以下「実施主張発明」)は確認対象発明と差異があるため、審決は審判対象物を誤って特定した違法があると主張した。特許法院は、確認対象発明が原告が実施している発明か否かに関連し、確認対象発明と原告の実施主張発明は同一であると言えず、被告の積極的権利範囲確認審判請求は、原告が実施していない発明を対象としたものとして確認の利益がなく、不適法であると判断した。

具体的には、まず関連法理として以下を提示した。

確認対象発明がたとえ「発明」という表現を用いていても、実質は特許発明のような「技術的思想」ではなく、技術的思想の範疇内に含まれる具体的な実施形態を言っており、これは審判請求書に添付の説明書および図面によって特定される実施形態そのものを言うと言える(大法院2002年10月22日言渡2001フ1549判決参照)。したがって、積極的権利範囲確認審判において請求人が特定した確認対象発明の説明書に、確認対象発明の構造だけでなく、これを製造する方法に関する具体的な記載があれば、被請求人が上記説明書および図面によって特定した方法のとおり製造(実施)する物が確認対象発明として確定されると言えるのであって、そのような方法と異なる方法により製造(実施)された物は、たとえその物性が実質的に確認対象発明に記載された物と同一であるとしても、審判対象として特定した確認対象発明に含まれないと言える。

特許法院は、上記のような法理を説示した上で、確認対象発明は図1と図4の写真として撮影された製品そのものではなく、確認対象発明の説明書と図面に記載されたとおり図2と図3の概念図による方法により原告が製造している物であるとし、原告の実施主張発明は確認対象発明のような方法により製造された製品である点が認められないと判断した。さらに、確認対象発明と原告の実施主張発明は、3次元立体形状織物を製作するにおいて方法の差異(①確認対象発明は中間層が2つに形成されるのに対し、実施主張発明は中間層が4つに形成され、②確認対象発明は中間経糸が裏面層にのみ表出されるのに対し、実施主張発明は中間経糸が裏面層と表面層の両方に表出される)が存在し、このような差異は、3次元立体形状物製作において製織機械の配置、剪毛作業の方法と回数などのような具体的工程過程において実質的差をもたらすと言えるため、確認対象発明と実施主張発明は、事実的観点からも同一であると言えないと判断した。

被告は、特許法院の判決を不服として大法院に上告した。

大法院は、まず関連法理として以下を提示した。

『特許法第135条が規定している権利範囲確認審判は、特許権の効力が及ぶ範囲を対象物との関係において具体的に確定するもので、その対象物は、審判請求人が審判の対象とした具体的な実施形態の確認対象発明である(大法院1991年3月27日言渡90フ373判決など参照)。特許権者は、業として特許発明を実施する権利を独占し(特許法第94条第1項)、特許発明が物の発明の場合には、その物を生産・使用・譲渡・貸渡し若しくは輸入し、又はその物の譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為が物の発明の実施であるため[特許法第2条第3号(イ)目]、物の発明の特許権は、物の発明と同一の構成を有する物が実施されたとすれば、製造方法に関係なくその物に効力が及ぶ。したがって、物の発明の特許権者は、被審判請求人が実施した物をその製造方法に関係なく確認対象発明として特定して特許権の権利範囲に属するか確認を求めることができ、このとき、確認対象発明の説明書や図面に確認対象発明の理解を促進するための敷衍としてその製造方法を付加的に記載しているとして、そのような製造方法により製造した物のみこの審判の対象である確認対象発明になるとは言えない。』

続いて、原審(特許法院)の判断には、確認対象発明の把握に関する法理を誤解し、必要な審理を尽くさずに判決に影響を及ぼした誤りがあると判断した。大法院の具体的な判断は次のとおりである。

1. 請求項1の発明は、3次元立体形状織物に関するもので物の発明に該当し、請求項1の発明の請求の範囲には「織造」、「製織」、「剪毛」などの製織工程と関連した記載があるが、これは物の発明である3次元立体形状織物の構造や形状、状態を具体的に表現したものに過ぎず、その物を製造するための一連の過程や段階を示したものと言えず、これを製造方法の記載とは言い難い。仮に製造方法の記載であるとしても、その方法が請求項1の発明において請求する3次元立体形状織物の構造や性質に影響を及ぼすとは言えず、請求項1の発明の権利範囲は、3次元立体形状織物という物自体に関するものと言うべきである。
2. 被告は、確認対象発明の説明書と図面において、確認対象発明のうちの請求項1の発明の構成要素に対応する部分の具体的な構成を記載して説明しており、これを通じて請求項1の発明の特許権の効力が確認対象発明に及ぶか否かを確認することができる。被告は、確認対象発明の説明書に、図3を参照して確認対象発明の3次元立体形状織物を製織する方法を説明する内容も付加的に記載したが、この部分は、請求項1の発明の構成要素に対応する部分ではなく、確認対象発明の理解を促進するために追加した敷衍に過ぎず、確認対象発明がそのような敷衍による製造方法により製造した物であるかによって物の発明である請求項1の発明の特許権の効力が及ぶか否かが変わるものでもない。したがって、上記のように付加的に記載した製造方法により製造した物のみが審判の対象である確認対象発明になるとは言えない。
3. 原審は、上記のように付加的に記載した製造方法により製造した物のみが審判の対象である確認対象発明と限定して把握した後に、原告が生産した製品がそのような製造方法により製造した製品であるという点を認定する証拠がないことなどを理由として、原告は確認対象発明を実施していないと判断した誤りがある。

権利範囲確認審判では、特許発明に対比される「確認対象発明」の特定が争点になることが多い。これに関連し、本件の前審である特許法院の判断は「権利範囲確認審判は、特許権の効力が及ぶ範囲を対象物との関係において具体的に確定するもので、その対象物は、審判請求人が審判の対象とした具体的な実施形態の確認対象発明である」という従前の大法院判例により忠実に判断しようとしたものであったと言える。
上述したとおり、本件の審判請求人(特許権者)は、物の発明に対してその物の製造方法を示す図面を付加して確認対象発明を説明した。これに対し特許審判院は、製造方法が記載された物の発明の解釈方法を提示した大法院2015年1月22日言渡2011フ927全員合議体判決(製造方法が記載された物の発明の特許要件の判断は、製造方法の記載を含めて特許請求の範囲のすべての記載によって特定される構造や性質などを有する物として把握すべきである)を根拠として、中間層の構成単位をいくつとするかは最終生産物である3次元立体形状ブラインド織物の構造や性質などを特定する手段として意味がないとして確認対象発明を特定し、確認対象発明と原告実施主張発明は実質的に同一であると判断した。
一方、特許法院は、確認対象発明は審判請求書に添付の説明書および図面によって特定される具体的な実施形態であるため、積極的権利範囲確認審判において確認対象発明の説明書に確認対象発明の構造だけでなく、これを製造する方法に関する具体的な記載があれば、その特定した方法どおり製造する物が確認対象発明として確定されるとの法理を提示し、製造方法上の差異を挙げて確認対象発明と原告実施主張発明は差異があると判断した。
これに対し本件で大法院は、従前の大法院判決(上記太字部分)の意味に関連して物の発明の権利範囲は当該物の製造方法に影響を受けないことを確認し、物の発明に関する権利範囲確認審判において確認対象発明の説明書に付加的に記載された製造方法も確認対象発明の把握に考慮されないことを明確にした。すなわち本大法院判決は、従前の大法院判決の意味が特許法院判決のように判断される余地があったことから、これに対して確認対象発明の特徴と物の発明の権利範囲に関する大法院の見解を整理したものとして参考に値しよう。