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知財判例データベース 特許侵害差止訴訟の事実審の弁論終結以後に特許の訂正請求に係る審決が確定しても、訂正前の明細書により判断した原審判決に再審事由はない

基本情報

区分
特許
判断主体
大法院
当事者
原告、被上告人(特許権者) vs 被告、上告人(侵害被疑者)
事件番号
2017ダ231829特許侵害差止(特)
言い渡し日
2021年01月14日
事件の経過
上告棄却(原審確定)

概要

特許侵害差止訴訟に対抗して、被告が特許無効審判を請求し原告はその審判手続において特許の請求項を訂正する訂正請求をしたが、その訂正請求を認める審決が未確定の状態において、特許法院は訂正請求をする前の請求項に基づき特許侵害を認定する原審判決を言い渡し、その後、特許の訂正請求を認める審決が確定した。上記原審判決に対する上告審において大法院は、民事訴訟の事実審の弁論終結以後に訂正請求に係る審決が確定しても、訂正前の明細書(注1)等により判断した原審判決に民事訴訟法の再審事由はないと判断した。

事実関係

原告の特許発明は「セルフプラズマチャンバの汚染防止装置」に関するものであって、工程チャンバと連結されたセルフプラズマチャンバを備え、工程チャンバから引き込まれた汚染誘発物質がセルフプラズマチャンバのウィンドウに向かう直線経路から離脱するように電磁場を発生させる電磁場発生部と、「発生した電磁場により上記直線経路から離脱した汚染誘発物質が上記セルフプラズマチャンバのウィンドウまで到達するのを遮断するための少なくとも1つ以上の遮断壁を含む」ことを特徴とする。

原告は被告を相手取って特許侵害差止訴訟を提起したが、被告は、特許発明においては遮断壁が電磁場発生部と離隔され、その後ろ側に形成される一方、被告製品においては遮断壁が電磁場発生部と重畳した位置に形成されているため、非侵害に該当すると抗弁した。

さらに、被告は上記非侵害の抗弁と共に特許無効審判を請求した。その無効審判の手続において原告は、請求項の上記記載を「発生した電磁場により上記直線経路から離脱した汚染誘発物質が上記セルフプラズマチャンバのウィンドウまで到達するのを遮断するために、上記電磁場発生部から上記ウィンドウに至る経路に形成された少なくとも一つ以上の遮断壁を含む」と訂正する訂正請求をした。

特許審判院は原告の訂正請求を認めると共に被告の請求を棄却する(すなわち、特許有効)審決をする一方で、特許侵害差止訴訟の1審において原告が勝訴(すなわち、侵害認定)した。これに対し被告がそれぞれ不服を申し立て、特許無効審判の審決に対する取消訴訟と特許侵害差止訴訟の控訴審がいずれも特許法院に提起された。

特許法院は、特許無効審判の審決取消訴訟と侵害差止訴訟について同日付で判決を言い渡した。審決取消訴訟においては、被告の請求を棄却(すなわち、原告の訂正請求を認めると共に被告の請求を棄却した審決を維持)する判決を言い渡した。一方、同日付で言い渡した侵害差止訴訟においては、次の通り、訂正請求前の請求の範囲に基づいて判断すると共に訂正された請求項についても付加的に判断した。

原審判決

被告らが2015年12月2日付で原告を相手取って本件特許発明に対して登録無効審判(特許審判院2015ダン5458号)を請求すると、原告は上記審判手続において2016年2月11日付で本件特許発明の請求項第1項及び第15項を訂正する内容の訂正請求をし、特許審判院は2016年11月18日付で上記事件において原告の上記訂正請求を認め、被告らの請求を棄却する審決をした。 ところで、被告らが特許法院2016ホ9318号として上記審決の取消しを求める訴訟を提起することによって原告の上記訂正請求を認めた審決がまだ確定していないため、本件においては、上記訂正請求以前の請求の範囲に基づいて判断するものの、後述するように追って確定する訂正された請求項によっても付加的に判断する。

本件特許発明の「遮断壁」に関する請求の範囲の解釈

特許発明の保護範囲は、特許請求の範囲に記載された事項によって定められることが原則であり、ただし、その記載だけで特許発明の技術的構成が把握できないか、または把握できたとしても技術的範囲を確定できない場合には、明細書の他の記載による補充をすることはできるが、その場合にも、明細書の他の記載によって特許請求の範囲の拡張解釈は許容されないのはもちろん、特許請求の範囲の記載だけで技術的範囲が明白な場合には、明細書の他の記載によって特許請求の範囲の記載を制限解釈できない(大法院2004年10月28日言渡2003フ2447判決等参照)。

本件特許発明の請求の範囲には、遮断壁の形成位置について限定されていない。詳察したところ、本件特許発明において電磁場の発生により汚染誘発物質を直線経路から離脱させる段階が、直線経路から離脱した汚染誘発物質を遮断する段階より時間的に先に適用されると解釈されることはできるが、本件特許発明の明細書において電磁場発生部に対する遮断壁の相対位置を限定していない以上、電磁場発生部が遮断壁より空間的に前に位置すると制限して解釈されることはできず、本件特許発明の明細書の図面に示された内容は一つの実施例に過ぎないため、これは請求の範囲の記載を制限して解釈できる根拠になり得ない。

被告実施製品は、本件第1項の発明の構成要素をすべて備えている事実が認定されるため、被告実施製品は、本件第1項の発明に係る原告の特許権を侵害していると言うことが妥当である。

付加的判断

訂正が認められた請求の範囲によると、遮断壁の位置が電磁場発生部から上記ウィンドウに至る経路に形成されると限定されているところ、上記請求の範囲の文言に鑑みて遮断壁が電磁場発生部の前方に形成されることは除外されると解釈され得るが、遮断壁が電磁場発生部の後方にのみ位置すると解釈されることはできず、本件特許発明の明細書の図面に示された内容は一つの実施例に過ぎないため、請求の範囲の記載を制限して解釈できる根拠になり得ない。電磁場により直線経路から離脱した汚染誘発物質がセルフプラズマチャンバのウィンドウまで到達するのを遮断する遮断壁の機能を勘案すると、電磁場発生部と重畳する位置に遮断壁が形成される場合まで含むと解釈することが妥当である。

従って、本件第1項の発明の請求の範囲に対する訂正が確定したとても、被告実施製品は本件第1項の発明の権利範囲に属し、本件第2項~第5項の発明の権利範囲にも属する点には変わりがないと言える。

これについて被告は上告を提起した。

判決内容

1.訂正前の明細書等に基づいて判断した原審の当否について

特許権者が特許無効審判の手続内において訂正請求をし、特許権侵害を原因とする民事訴訟の事実審の弁論終結以後に上記訂正請求に係る審決が確定したとしても、訂正前の明細書等により判断した原審判決に民事訴訟法第451条第1項第8号の再審事由があると言うことはできない(大法院2020年1月22日言渡2016フ2522全員合議体判決参照)。従って、原審の弁論終結後に、「セルフプラズマチャンバの汚染防止装置及び方法」を発明の名称とする本件特許発明に係る特許無効審判の手続において訂正請求に係る審決が確定しても、上告審は訂正前の明細書等に基づいて原審判決の権利範囲の属否等に対する判断の法理の誤りの有無を判断すべきである。

2.実体的判断について

原審は、本件特許発明の明細書において電磁場発生部に対する遮断壁の相対位置を限定していない以上、電磁場発生部が遮断壁より空間的に前に位置すると制限して解釈されることはできず、本件特許発明の明細書の図面に示された内容は一つの実施例に過ぎないため、これは請求の範囲の記載を制限して解釈できる根拠となり得ないと判断した上で、上記のような請求の範囲の解釈を前提として被告実施製品は本件特許発明の請求の範囲第1項~第5項の権利範囲に属すると判断した。

原審判決の理由を関連法理と記録に照らして詳察すると、原審の理由説示に一部不適切な部分はあるが、原審の判断に請求の範囲の解釈と権利範囲の属否判断に関する法理を誤解する等により判決に影響を及ぼした誤りはない。

専門家からのアドバイス

本件判決は、昨年の大法院による2020年1月22日言渡2016フ2522全員合議体判決に続く判決である。この大法院の全員合議体判決では、特許無効審判に係る審決取消訴訟において判決が言い渡された後に特許の訂正が確定した場合、大法院が原審判決に再審事由があるとして破棄差戻しをしていた従前の判例を変更し、「特許権者が訂正審判を請求し、特許無効審判に係る審決取消訴訟の事実審の弁論終結以後に特許発明の明細書又は図面に対して訂正をする旨の審決が確定したとしても、訂正前の明細書等により判断した原審判決に民事訴訟法第451条第1項第8号で規定している再審事由があるとは言えない」と判示した。この判決は、その趣旨に鑑みると特許侵害差止訴訟にも適用されると実務上理解されてきたが、それが本件判決により明確に示されたといえる。

すなわち本件判決によれば、特許権者が侵害差止訴訟を提起した後、訂正審判又は無効審判の手続において訂正請求をした場合において、その事実審の弁論終結(侵害差止訴訟の場合には控訴審の弁論終結)までに訂正が確定していないときは、侵害差止訴訟において訂正前の請求項に基づいて侵害判断をするものとし、その後に訂正を認める審決が確定しても、上告審は訂正を考慮せずに訂正前の請求項に基づいた原審判決の当否を判断するということとされる。従って、これに対する特許権者の訴訟戦略として、訂正の認定を受けることが事件の勝敗を決定するような事案においては、事実審の弁論終結前に訂正を認める審決が確定するように訴訟を進めていくことが望ましいであろう。

なお、昨年の全員合議体判決に関連して、大法院は最近、もう1件の判決を出している。その判決では、「特許審判院において特許『有効』と判断→特許法院において特許『無効』と判断(すなわち、審決取消し)→特許権者が大法院に上告した後に別途の訂正審判を通じて特許の訂正が認められた」事案において、上記全員合議体判決の趣旨に従って訂正前の請求項を基準として判断し上告を棄却すると共に、「これにより特許審判院の審決を取り消す原審判決がそのまま確定し、特許審判院は訂正審決が確定した訂正後の請求項を対象として審理を進めるようになる」旨を追加で言及している(大法院2021年1月14日言渡2018フ11124判決)。こうした内容は、上記全員合議体判決から当然推論できる部分ではあるが、大法院は、実務上の混乱が生じないよう特許審判院における審理の対象を明確に示したものと見られる。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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