Sección 5 - Sistemas de protección de marcas y diseños

Sección 5 - Sistemas de protección de marcas y diseños

Indice
5.2 Sistema de marcas en Japón
5.3 Validez y plazo del registro de marcas
5.4 Cancelación de una marca
5.5 El proceso de registro
5.6 Registro internacional de marcas
5.7 Protección de diseños
5.8 El proceso de registro

(Referencia 1) Marcas y diseños no registrados
(Referencia 2) Especialistas en derechos de la propiedad intelectual

5.1 Legislación sobre marcas y diseños

El sistema de marcas de Japón otorga protección a las marcas tales como logotipos que se usan en el comercio de productos y servicios. Al permitir que las marcas identifiquen el origen de los productos y servicios, e identifiquen sus cualidades y las divulguen, el sistema de marcas protege la reputación comercial de las personas que usan marcas. De este modo se contribuye al desarrollo de las industrias japonesas y se protegen los intereses de los consumidores. El sistema de marcas de Japón está regulado por la Ley de Marcas. Asimismo, el sistema de diseños de Japón está regulado por la Ley de Diseños, que protege la forma, el dibujo, el color y otros diseños característicos, atractivos y funcionales, relativos a su apariencia externa.
El sistema de diseños protege los nuevos diseños como propiedad de su autor, promoviendo el uso de diseños y, por tanto, fomentando la creación de nuevos diseños y contribuyendo al desarrollo de la industria japonesa.

5.2 Sistema de marcas en Japón

5.2.1 Igualdad para los japoneses y los extranjeros
La Ley de Marcas de Japón ofrece igual protección tanto a los nacionales japoneses como a los extranjeros. El mismo proceso y condiciones de registro de marca se aplican a quienes residen en Japón y en el extranjero. Por tanto, aquéllos que actualmente no viven en Japón y a las empresas que actualmente no tienen su sede o sucursales en el país, también pueden disfrutar protección de sus marcas a través de este sistema de cara a la expansión futura al mercado japonés.

5.2.2 Norma sobre la primera solicitud
Para que una marca sea registrada en Japón, no tiene que estar actualmente en uso (ya sea en Japón o en el extranjero). Si el propietario de la marca tiene intención de usar la marca en el futuro, puede registrarse en Japón en la medida en que se cumplan ciertos requisitos. De ahí que sea muy importante, para cualquier empresa extranjera que tenga proyectos de expansión en Japón para el futuro, considerar la solicitud de registro de la marca en Japón antes de entrar en este mercado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la marca debe usarse en el plazo de tres años desde su registro, pudiendo ser anulada de lo contrario. El uso de la marca una vez dentro de ese plazo de tres años es suficiente para evitar que se cancelen los derechos de ésta.5.2.3 Alcance de la protecciónSegún la Ley de Marcas , las marcas se dividen en las siguientes categorías:

5.2.3 Alcance de la protección
Según la Ley de Marcas, las marcas se dividen en las siguientes categorías:

1) Marcas que simplemente incluyen caracteres japoneses, caracteres latinos y otros caracteres extranjeros.
2) Marcas que consisten en gráficos o símbolos.
3) Marcas que consisten en caracteres y gráficos/símbolos.
4) Marcas en tres dimensiones (ésta es una nueva incorporación a la ley que se incluyó en la revisión de 1996; actualmente están protegidas las muñecas, las esferas y los signos en tres dimensiones.

Existe también un sistema conocido como Registro de Marca Colectiva, que se incorporó a la ley en la revisión de 1996. Aunque este sistema difiere de las categorías de protección de marca anteriormente descritas, facilita el registro de marcas de cualquier grupo que desarrolle diversas actividades (con excepción de grupos que no tengan personalidad jurídica) con objeto de permitir a todos los miembros del grupo el uso, de forma común, de las marcas. Concretamente, este sistema tiene como objetivo la protección de nombres de productos especiales, que llevarán marcas originales, promocionados por grupos formados con el fin de revitalizar economías regionales e industrias específicas.

5.2.4 Similitud de marcas
La marca debe ser única para poder registrarse; el sonido, la apariencia y el significado de cada una de las marcas no deben ser similares a ninguna otra marca, ya sea de forma individual o colectivamente.

• 1) Sonido
  Hace referencia al sonido de la marca así como a la pronunciación de cualesquiera de los caracteres en ella contenidos. Teniendo en cuenta la enseñanza del idioma inglés en Japón, se puede presuponer de forma razonable que los japoneses serán capaces de comprender la pronunciación correcta de las palabras inglesas o japonesas escritas en caracteres latinos. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de palabras en otros idiomas. Por tanto, para evitar cualquier confusión y para garantizar que se protege la pronunciación correcta, es preferible solicitar el registro de marcas que contienen palabras en idiomas extranjeros distintos al inglés, añadiendo caracteres kana japoneses en ellas, y mostrando, de esa manera, cómo se pronuncian las marcas.
• 2) Significado
  Se refiere al significado que se deduce de los caracteres que componen la marca. Por ejemplo, las palabras inglesas “Black Cat” [Gato Negro] invocarán casi con total seguridad una imagen de un gato negro en la mente de los japoneses. No obstante, las palabras alemanas “Schwarze Katze” o las palabras españolas “Gato Negro” no provocarán inmediatamente la imagen felina en la mente de la gente, y es posible que sean consideradas palabras acuñadas que no tienen un significado específico. Por tanto, existe la posibilidad de que dichas marcas no permitan excluir otras marcas que hagan imaginar a la gente un gato negro aunque se hayan registrado como marcas. En este caso, lo mejor sería obtener una protección separada para la marca que consistiese en una traducción al japonés de la frase que en el original está en el idioma extranjero.
• 3) Apariencia
  Las marcas compuestas por caracteres que los japoneses sean incapaces de reconocer como caracteres escritos, como por ejemplo el mongol o el hindi, son tratadas como marcas compuestas de gráficos. Esto significa que el propietario de la marca no disfrutará de ningún beneficio que pueda tener una marca que se componga de caracteres escritos; por eso, en este caso una idea será solicitar un registro separado de marcas que consistirá en la traducción al japonés o a los caracteres japoneses que denoten la pronunciación de la frase original en el idioma extranjero.

Adviértanse también estas dos importantes diferencias entre las marcas japonesas y las de otros países.

• 1) El olor y el sabor, etc., no están sujetos a protección como marcas .
• 2) Las marcas dinámicas como son los animales en movimiento u otros objetos, tampoco están sujetas a protección.

5.3 Validez y plazo de registro de marcas

5.3.1 Validez de registro
Cuando se registra una marca, ésta estará protegida contra el uso no autorizado de cualquier otra persona de marcas idénticas o similares. Dicho uso podrá constituir un incumplimiento de la ley civil o penal. Los propietarios de marcas quedarán en situación de desventaja debido a la venta ilegal de productos falsificados de marca. Por tanto, el comercio de dichas falsificaciones está gravemente penado por la ley japonesa, y en muchos casos, los vendedores de artículos falsificados de marca conocida incurren en delitos penales (por oposición a los civiles).

5.3.2 Renovación
Una vez registrada, la marca estará protegida durante 10 años a partir de la fecha de registro, a no ser que la marca sea invalidada o cancelada posteriormente. La protección puede ser renovada por periodos de 10 años.

5.3.3 Protección de marcas de fama mundial
Debido a que el sistema japonés de marcas opera generalmente basándose en el principio de la primera solicitud, las marcas no pueden estar protegidas si el propietario de la marca no solicita el registro de la marca en la Oficina de Patentes de Japón. No obstante, las marcas de fama mundial constituyen una excepción, ya que podrán verse protegidas en el supuesto de que sean famosas en Japón.

5.4 Cancelación de una marca

5.4.1 Falta de uso de las marcas
Según la Ley de Marcas de Japón, las marcas se pueden registrar incluso si no están en uso en ese momento, de acuerdo con la norma de la primera inscripción. Sin embargo, debe ser plenamente consciente de que si esa marca no se usa en un período de tres años desde su registro, un tercero podrá presentar una petición para la cancelación de esa marca. Cabe destacar que “usar” una marca no sólo implica incorporar la marca directamente sobre un producto; la impresión de la marca en un folleto junto con una imagen del producto, el uso de la marca en un anuncio de los productos como en un periódico, o la exposición de los productos que muestran la marca en una página Web en Internet también constituyen “uso”.

5.4.2 Cancelación de marcas registradas por agentes o representantes
El sistema de marcas japonés protege el derecho de autorización debida a los propietarios de las marcas. Por ejemplo, si se da el caso de que unos productos o servicios extranjeros se proveen en Japón, y la empresa extranjera correspondiente firma un contrato de agencia con una empresa japonesa, si dicho agente local solicitase el registro de la marca de la empresa extranjera sin causa debida, el propietario de la marca debidamente autorizado podrá presentar una solicitud de cancelación del registro japonés y, por tanto, podrá recuperar sus derechos sobre la marca.

5.5 El proceso de registro

5.5.1 Tasas de solicitud y registro
De acuerdo con la revisión de la Ley de Marcas de 1992, el sistema de marcas de Japón opera con el mismo sistema de clasificación internacional de otros países. Existen 45 clases de productos y servicios, incluidas aquéllas de productos y servicios únicos en Japón. Las solicitudes pueden hacerse para clases individuales o en diferentes clases a la vez (conocidas como solicitudes “multiclase”). Cuando se solicita el registro de marcas, siempre es aconsejable consultar a un asesor profesional, como un Agente de la Propiedad Industrial– conocido en Japón como benrishi-. La solicitud y concesión del registro de una marca en Japón conlleva una serie de tasas que se describen a continuación:
Tasas de solicituda.

• a. Una marca en una clase: 21.000 yenes.
• b. Una marca en clases múltiples: 21.000 yenes por la primera clase y 15.000 yenes por cada clase adicional.
• c. Los importes anteriormente expuestos son exclusivamente tasas oficiales y no incluyen los honorarios del Agente de la Propiedad Industrial, etc.

2) Tasas de registro

• Al presentar una solicitud, las tasas difieren en función de si la solicitud es para una clase sencilla o para una multiclase. Las tasas de registro, por otro lado, son de 66.000 yenes por marca y clase independientemente del tipo de solicitud. Recuerde que, si contrata a un Agente de la Propiedad Industrial, le cobrará sus honorarios, además de las tasas de registro anteriormente citadas, pudiendo incluir los honorarios por el trabajo empleado en pagar las tasas oficiales,etc.

5.5.2 Trámites desde la solicitud hasta el registro
Si el proceso de examen va correctamente, el examen finalizará en un mínimo de unos tres meses, pero en general tarda unos seis meses desde el momento de la presentación de la solicitud. Después el registro suele tardar entre uno o dos meses más. Es decir, normalmente se tarda unos ocho meses desde la solicitud hasta que se finalice todo el proceso.

5.6 Registro internacional de marcas

En principio, para obtener el derecho de una marca en Japón desde el extranjero, debe presentarse una solicitud de registro en la Oficina de Patentes de Japón. Sin embargo, existen otros dos métodos alternativos, que exponemos a continuación.

5.6.1 Solicitud al amparo del Convenio de París
Si usted intenta solicitar el registro de una marca únicamente en Japón, o en unos pocos países, es una buena idea presentar su solicitud de acuerdo con el Convenio de París.

5.6.2 Solicitud al amparo del Acuerdo de Madrid
Japón es también signatario del Acuerdo de Madrid, de forma que ésta es otra alternativa a la hora de solicitar el registro internacional de una marca que incluya Japón. Según este sistema, es posible presentar una solicitud internacional y registrar marcas en determinados países al amparo de la solicitud presentada inicialmente en su propio país. Éste es un sistema particularmente cómodo para grupos empresariales con intereses en muchos países de todo el mundo.

5.7 Protección de diseños

5.7.1 Ámbito de la protección
Según la Ley de Diseños, la protección abarca la forma, el dibujo o el color de un objeto o una combinación de éstos, que llama la atención visualmente al sentido estético del espectador. En resumen, el sistema japonés protege la apariencia externa de un objeto, es decir, el aspecto, la forma y el dibujo puesto en la parte externa de un objeto, etc.

• 1) Criterios:
  
  • a. Atracción visual del sentido estético:
    Los objetos cuya forma no puede ser reconocida por el ojo humano, como es una simple mota de polvo, no reúnen este criterio.
  • b. Aplicabilidad industrial:
    El diseño debe poder ser producido de forma repetida utilizando un proceso industrial (mecánico o manual), además de permitir la producción en masa.
• 2) Criterios de examen:
  
  • a. Novedad:
    No debe existir un diseño idéntico o similar antes de presentar la solicitud; en otras palabras, el diseño debe ser completamente nuevo.
  • b. Creatividad:
    Un diseño que sea declarado carente de creatividad no podrá ser registrado, independientemente de que sea nuevo o no.
  • c. Carácter singular:
    Los diseños que sean idénticos o similares a una parte de otros para los que se han presentado solicitudes y que han sido registrados antes, no se considerarán diseños de nueva creación, y por tanto no serán registrados.
  • d. Idoneidad:
    Por razones de interés público, no se registrarán los siguientes diseños.
    
    • · Diseños que vayan contra las buenas costumbres y el orden público.
    • · Diseños que puedan causar confusión con cualquier artículo que pertenezca al negocio de cualquier otra persona.
    • · Diseños que contengan sólo la forma mínima necesaria para garantizar las funciones del objeto.
  • e. Un diseño por cada solicitud:
    Se deben presentar solicitudes distintas por cada diseño. En algunos casos, sin embargo, diversos objetos podrán ser considerados como un “diseño de un conjunto de objetos” en la medida en que se reúnan ciertos criterios.
  • f. Prioridad:
    Si se presentase más de una solicitud para registrar dos diseños idénticos o similares, la solicitud presentada en primer lugar es apta para su registro. Si la misma persona presenta dos solicitudes de diseños idénticos o similares el mismo día, uno de ellos se considerará el diseño original y el otro se considerará un diseño relacionado, y serán aptos para su registro como tales (según el sistema de diseños relacionados).

5.7.2 Periodo de protección
La protección de los derechos de diseños comenzará una vez hayan sido registrados, y continuará durante 15 años. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, al contrario que en las marcas, es necesario pagar una cuota anual para conservar la protección.Además, mientras los derechos a los diseños generalmente caducan transcurridos 15 años, si la forma del objeto registrado se hace famosa, es posible que reciba protección al amparo de la Ley de Prevención para la Competencia Desleal incluso después de la caducidad de los derechos del diseño.

5.7.3 Un sistema único de protección en Japón
La Ley de Diseños de Japón cuenta con un sistema de protección propio, distinto al del resto de países. A continuación se exponen los ejemplos más importantes al respecto.

• 1) Protección de diseños similares:
  Según la Ley de Diseños de Japón, no solamente estarán registrados los diseños en relación a un objeto determinado protegido inicialmente, sino que los diseños similares relacionados con ese objeto también estarán protegidos. Si usted cree que es necesaria una confirmación anticipada oficial en cuanto al grado de similitud de su diseño con el que está registrado, podrá registrar su diseño como “dibujo o modelo similar”.
• 2) Diseño de un conjunto de objetos:
  Según la Ley de Diseños de Japón, las solicitudes y registros de diseños normalmente se rigen por el principio de un diseño por objeto. Sin embargo, existe una excepción a esta regla, que permite que objetos distintos, para los que se aconseja la venta como un conjunto por costumbre – una taza y un plato, por ejemplo – se registren como un diseño simple de un conjunto de objetos. El uso inteligente de este sistema ofrece ventajas así como el ahorro de gastos, etc.
• 3) Sistema de Diseño Secreto:
  Cuando se registra un diseño, generalmente se publica en el Boletín Oficial de Diseños. No obstante, Japón ofrece un sistema que permite mantener en secreto un diseño registrado durante un cierto periodo de tiempo a petición del solicitante. Esto se conoce como “Sistema de Diseño Secreto”. Debido a que los diseños están fuertemente influenciados por las modas y costumbres, y debido a que los periodos de popularidad de algunos productos tienden a terminar antes que otros, este sistema está dirigido a proteger los derechos de los propietarios de los diseños durante un cierto periodo de tiempo. No obstante, deberá tenerse en cuenta que este sistema tiende a limitar las opciones de los litigantes cuando demandan por violación de derechos, y por este motivo el sistema se utiliza raras veces.
• 4) Protección de diseños parciales:
  Debido a que tradicionalmente los derechos de diseños han protegido un objeto entero, la protección no podía garantizarse frente a violación de derechos por personas que hayan copiado solamente partes de un diseño. Sin embargo, según la revisión de la ley de 1998, se introdujo un sistema de diseño parcial que permite el registro de partes de aspectos o formas con características distintivas. De esta manera, si alguien ha copiado sólo parte de un diseño aunque el diseño en su totalidad no era similar, el nuevo sistema permite el registro de diseños parciales, de forma que las violaciones de derechos se puedan perseguir judicialmente. Sin duda, éste es uno de los aspectos más importantes de la Ley de Diseños de Japón.

5.8 El proceso de registro

5.8.1 Tasas de solicitud y registro
Naturalmente, la solicitud y la concesión de diseños conllevan tasas. Las tasas por este procedimiento en Japón son las siguientes:

• 1) Tasas de solicitud a.16.000 yenes por diseño.
  
  a. ¥16,000 per design
• b. El importe anterior es solamente la tasa oficial, y no incluye honorarios de Agentes de la Propiedad Industrial, honorarios por dibujos de diseño, etc.

• 2) Tasas de registro:
  Se exige la tasa de registro cuando se registra un diseño. A diferencia de las de las marcas, la tasa de registro de diseño durante el primer año es de 8.500 yenes y deberá abonarse anualmente para conservar la validez de los derechos de diseño, que es de 15 años. Los pagos anuales son los siguientes:
  

  1 Año	hasta 3	8.500 yenes	por año
  4 Años	hasta 10	16.900 yenes	por año
  11 Años	hasta 15	33.800 yenes	por año
  Diseños similares		8.500 yenes	(tarifa plana)

Recuerde que, si usted contrata un Agente de la Propiedad Industrial, tendrá que pagar honorarios adicionales a las tasas de registro anteriores; aquéllos podrán incluir los honorarios por el trabajo empleado en pagar las tasas oficiales, etc.

5.8.2 Trámites desde la solicitud hasta el registro
Si el trámite de examen va correctamente, el examen finalizará en un mínimo de tres o cuatro meses desde la solicitud. Pero, por lo general tarda aproximadamente seis meses, y después el registro suele tardar entre uno y dos meses más. El proceso completo puede tardar unos ocho meses desde la solicitud.

(Referencia 1) Marcas y diseños no registrados

Según la ley japonesa, las marcas y diseños no registrados podrán protegerse frente al uso no autorizado por otra persona, según dicta la Ley de Prevención para la Competencia Desleal. Si una marca o diseño no está registrado pero llega a ser conocida por el público o se hace famosa de forma general en Japón después de su uso, la marca o el diseño, así como la forma del objeto que llega a conocimiento general, queda protegida. Además, las formas de productos nuevos están protegidas hasta tres años desde la fecha en que se venden por primera vez en Japón, incluso si no se ha registrado el derecho de patente, modelo de utilidad o diseño. Esto quiere decir que si una persona copia la forma del nuevo producto, existe protección según la ley penal o civil.

(Referencia 2) Especialistas en derechos de la propiedad intelectual

Los expertos públicamente autorizados para actuar como agentes para llevar a cabo los trámites de solicitud de derechos de la propiedad intelectual como patentes, diseños y marcas, son, desde luego, los Agentes de la Propiedad Industrial: en Japón son conocidos como benrishi. Los abogados (bengoshi) también pueden realizar este trabajo, sin embargo, debido al alto nivel de pericia de conocimientos sobre los derechos de la propiedad intelectual exigido, es más común para aquéllos que desean adquirir derechos, o para los que hayan visto infringidos sus derechos sobre una patente o marca, contar con un Agente de la Propiedad Industrial. Además, según la ley japonesa, la acción legal que corresponde por la violación de derechos está principalmente reservada a los abogados (bengoshi), pero desde 2004, los Agentes de la Propiedad Industrial (benrishi) pueden también representar a un cliente en los tribunales junto con un abogado (bengoshi), siempre y cuando pasen satisfactoriamente ciertos exámenes nacionales.