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特許の譲渡手続きおよび譲渡契約書作成の際の留意点:台湾

台湾での特許の譲渡手続きおよび譲渡契約書作成の際の留意事項についてアドバイスをお願いします。

特許の譲渡手続きとは狭義には特許権の移転手続き、つまり特許権者の移転登記手続きのことですが、広義には特許に基づく製品を製造するための製品図面、金型図面、製造ノウハウなど、特許製品の製造に関する技術情報の提供、指導・訓練などの取り決めも含まれます。

I. 特許権の移転手続き

台湾での特許権移転手続きを譲渡先が行うか、譲受人が行うかは契約で取り決めます。権利者の移転登記には下記の書類が必要となります。(1)移転申請書(2)譲渡契約書(3)特許証書正本(4)代理人に委任する場合は委任状

申請人または代理人は上記の書類を経済部知的財産局に提出し、権利者の移転登記を行います。電子方式での申請も可能です。移転登記申請書その他必要な書類は手続きを代行する弁理士事務所あるいは法律事務所が作成します。代理人は弁理士資格を持つものに限られます。

II. 譲渡契約書作成の際の留意事項

  1. 特許譲渡の対価の支払い
    特許の譲渡に対する対価の支払いは移転手続き開始前の支払いが一般的です。支払いについて契約書に金額だけでなく、通貨、支払い方法(通常は銀行送金または小切手)および支払い時期についても、例えば「本譲渡契約成立後3日以内」のように具体的に明記すべきです。実際の支払いが確認されるまで特許証書正本は渡すべきではありません。
  2. 譲渡対象となる特許権の特定、特許証書および技術関連書類の引き渡し、提供
    譲渡対象となる特許権の特許番号や発明の名称を契約書に明記するとともに、譲渡に際して引き渡しあるいは提供する技術関連書類は事前によく協議し、書類の種類、引き渡しの時期を契約書に具体的に明記しておくことをお勧めします。
  3. 技術支援
    上記書類とは別に、更に譲渡先が指導・訓練などの技術支援を望む場合は、支援の態様(出張指導か来日研修か、派遣人数など)、支援期間、支援費用(出張旅費、人件費など)についての取り決め内容を特許譲渡契約に規定するか、別途技術支援契約を締結して具体的に取り決め内容を記載しておきます。なお、支援費用は特許譲渡の対価に含まれている場合もありますが、特許譲渡の対価とは別に取り決められることをお勧めします。
  4. 特許料の負担
    譲渡契約締結日以降の年度について譲渡先が既に支払った特許料は、譲受人が譲渡先に支払います。譲渡先が既に支払った年度以降の特許料は譲受人が支払う旨を明確にする必要があります。
  5. 特許移転手続き費用の負担
    特許権の移転手続において、移転手続きに係わる負担金支払いについての取り決めをしておくことをお勧めします。
  6. 特許製品に付随する権利による制限事項
    特許に基づく製品に、例えば形状などに意匠権が存在し意匠権の譲渡がなされていない場合などは、提供する製品図面、金型図面は参考図面であり実際の製造販売に際しては意匠権に抵触しないよう製品形状の設計変更をする旨を記載するなどの注意が必要です。
  7. 特許侵害の免責
    台湾企業に譲渡された特許が日本から輸入される製品(台湾特許と同製品)によって侵害される可能性があります。その場合は事情を説明し、譲渡先企業の了解を得なければなりません。了解を得たならば同意事項としてその旨を契約書に盛り込みます。例えば、日本で製造される同製品の一部が台湾に輸出されており、今回の台湾特許の譲渡の時点では直ちに台湾への輸出を停止できない事情がある場合などは一定期間、一定数量の台湾輸入を認める旨の同意事項を契約書に入れます。

関係機関

経済部知的財産局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
日本弁理士会外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Asian Patent Attorneys Association (台湾部会をセレクト) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

專利法(民国103年1月22)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

全国法規資料庫:
專利法施行細則(民国105年6月29日行) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2016/12

記事番号: A-A21255

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